被告人的行为是否构成假冒注册商标罪

反对构成商标使用的观点以为，海宝形象具有“美学功能性”，即使商品具有实质性价值的外形。就本案而言，尽管海宝形象十分可爱，特别受消费者欢迎，但竞争者并不是必需使用该外形才能进行自由同等的竞争，其还可以设计出其他同样好甚至更可爱的形象。

本案中，被告人系以假冒注册商标罪被逮捕，却以侵犯著作权罪被提起公诉，也反映出公诉机关对该题目存在着不同的熟悉。事实上，商家恰是看中了产品外观的独特吸引力以及潜伏的贸易价值才将其用作商标。

【不同观点】

上海市黄浦区人民检察院指控被告人吴海江、周理志、涂宏名的行为构成侵犯著作权罪提请法院依法审讯。对于被告人出产海宝形象毛绒玩具挂件的行为构成侵犯著作权罪观点较同一，争议较大的是被告人的行为是否构成假冒注册商标罪。平面商标用作商品外形若要构成商标使用，也需要知足非功能性和明显性的要求。因此，本案被告的行为实际上构成侵犯著作权罪和假冒注册商标罪的竞合，公诉机关可以任选其一提起公诉。与传统商标比拟，商品形状等立体商标要在消费者心目中实际获得区别来源的功能确实很难，究竟消费者的购物习惯需要时间培养。但笔者以为这种观点并没有正确掌握商标法非功能性原则的立法宗旨。同年6月24日，吴海江、周理志、涂宏名在上海市天津路石潭弄口被公安职员抓获，并以涉嫌犯假冒注册商标罪被逮捕。因此，平面商标和立体商标并不是相同的商标。理由为“消费者之所以愿意购买毛绒海宝玩具，是由于海宝形象本身可爱，进而使商品具有了实质性价值”。同年3月起共出产未贴附商标的“5cm海宝毛绒玩具挂件”729400只，并向上海发送货物；吴海江、涂宏名分别租赁上海市盆汤弄90号底楼、天津路236弄7号1楼房屋，用于存放上述海宝挂件等商品并对外销售。因此，题目转化为特定的商品外形是否可以进行立体商标的注册。按照我国商标法的划定，三维标志申请商标注册，不仅要具有明显性，还需要具有非功能性。一审宣判后，被告人提出上诉，上海市第二中级人民法院经审理后裁定驳回上诉，维持原判。而且获得注册的是平面海宝形象，与立体的毛绒海宝玩具不可能构成“统一商标”。

最高人民法院、最高人民检察院2004年12月施行的《关于办理侵犯知识产权刑事案件详细应用法律若干题目的解释》第八条第一款划定：“刑法第二百一十三条划定的‘相同的商标’，是指与被假冒的注册商标完全相同，或者与被假冒的注册商标在视觉上基本无差别、足以对公家产生误导的商标。即使该商品形状可能还具有其他诸如美化商品、吸引消费者等功能，我们也不应忽略或否认其作为商标识别来源的功能。某个平面标志固然符合申请注册平面商标的前提，但并不必定可以作为商品外形注册立体商标，仍旧需要接受非功能性的审查。上海市黄浦区人民法院经审理以为，被告人吴海江、周理志、涂宏名以营利为目的，未经著作权人许可，出产海宝形象美术作品的玩具挂件并对外销售，系复制发行相关美术作品的行为，三名被告人均已构成侵犯著作权罪，且属“有其他特别严峻情节”，依法应予刑事处罚，故分别判处三名被告人有期徒刑四年，并处罚金7.5万元。海宝形象作为上海世博会的吉利物，具有极高的着名度，无论消费者基于何种原因购买海宝毛绒玩具，消费者一看到海宝玩具便会联想到上海世博会却是不可争辩的事实。

1．涉案行为构成商标使用行为

笔者同意第三种观点，假如使用平面商标的商品外形具有非功能性和明显性，无论消费者事实上是否已经将其视为识别商品来源的标识，我们都不能否认该商品外形具有识别来源的可能性，他人作为商品外形使用即构成商标使用。

一方面，海宝形象作为商品外形并不具有功能性。因此，制售不带有其他标志的假海宝并不存在侵犯商标权的题目。因此，海宝外形不仅具有作为商标的固有明显性，而且事实上也已经具有获得明显性。

某公诉人以为，擅自制造和出售和海宝形象相同外形的玩具，就是在相同商品上使用统一商标，构成商标侵权，严峻的构成假冒商标罪。而假如平面商标和商品外形商标属于相同的商标，权利人便可以基于平面商标直接享有使用相关商品外形立体商标的权利，这与商标法的划定是不相符合的。

被告人吴海江、周理志、涂宏名于2010年2月合谋以营利为目的，各出资1万元，在未经权利人许可的情况下，共同投资出产、销售上海世博会吉利物暨特许产品海宝美术形象的挂件等商品。将他人的平面注册商标用作相同商品的形状，或者说平面商标立体化使用是否构成商标意义上的使用？假如构成商标使用，是否是相同商标的使用，进而构成假冒注册商标罪？对此，实践中存在着不同的观点：

本案的特殊性在于涉案海宝形象不仅进行了著作权登记，而且在第28类玩具类商品长进行了商标注册。既然海宝形象知足立体商标的注册前提，可以作为立体商标使用，他人将海宝形象用作商品外形的行为天然构成商标使用行为。前者属于二维平面标志；后者则是占据一定立体空间的三维标志。

首先，从表现形态上看，平面商标和商品外形商标在视觉上存在较大差异。消费者在认牌购物过程中，固然可能会以为使用平面商标商品外形的商品与平面商标专用权人可能会存在直接或间接的联系，进而发生搅浑，但因为商品外形除了区别来源功能，往往还具有吸引消费者等其他功能，消费者往往不会以为商品形状与平面商标是等同的，有的可能也不会马上联想到平面商标的存在。

平面商标立体化使用不属于相同商标的使用

【法官回应】

某工商执法职员以为，本案中，被告将海宝平面商标用作玩具的形状，属于商标法意义上的商标使用行为，构成商标侵权；但因为平面商标和立体商标的表现形态不同，二者不属于假冒注册商标罪中对相同商标的使用，因此，不构成假冒注册商标罪。

某教授以为，消费者之所以愿意购买毛绒海宝玩具，是由于海宝形象本身可爱，是毛绒海宝形象本身使商品具有了实质性价值。

2．涉案行为不构成相同商标的使用

另一方面，海宝形象作为商品形象也具有明显性。

平面商标用作商品形状显著不属于前面三种情形，那么是否属于“在视觉上基本无差别”的商标呢？笔者以为，平面商标与商品外形立体商标之间并不属于视觉上基本无差别的相同商标，本案中被告的行为并不知足假冒注册商标罪的构成要件。权利人享有平面商标的专用权，并不意味着对使用平面商标的商品外形也享有专用权，权利人必需另行申请立体商标注册。很难想象消费者会将毛绒海宝玩具本身视为区别该玩具来源的标志。但因为海宝形象既受到著作权的保护，又受到商标权的保护，在被告人的行为符合侵犯著作权罪构成要件的情况下，法院以侵犯著作权罪追究被告人的刑事责任是准确的。

【案情回放】

综上，将平面商标用作商品的外形进行立体化使用的行为固然构成商标使用行为，但因为这种使用不属于在相同商品上使用相同商标，不知足假冒注册商标罪的构成要件，不构成假冒注册商标罪。但究竟立体商标与平面商标的形态不同，在假冒注册商标罪未明确划定的情况下，平面商标立体化使用并不属于相同商标的使用，因此，并不受假冒注册商标罪的规制。

因为并非所有的平面商标当然可以注册为三维立体商标，假如与平面商标相同的商品外形并不知足商标注册的前提，他人将平面商标用作商品外形天然不构成商标使用。